Todo lo que debes saber sobre el registro de marcas

El registro de marcas en España y, en términos generales, en Europa, se subordina a una normativa muy estricta que determina qué puede ser re­gi­s­tra­do como marca y qué re­qui­si­tos se tienen que cumplir a la hora de tramitar una solicitud de registro. El organismo central que coordina el registro de marcas na­cio­na­les es la Oficina Española de Marcas y Patentes (OEMP) sita en Madrid, pero las marcas también se pueden proteger a nivel europeo o in­te­r­na­cio­nal. Te mostramos a co­n­ti­nua­ción cuáles son los pasos previos al registro de una marca y qué costes conlleva.

Los tipos de signos válidos para señalizar productos y servicios han sido definidos por la ley en el artículo 4.1 de la de­no­mi­na­da Ley de Marcas que de­ta­lla­mos a co­n­ti­nua­ción, así que, antes de iniciar un proceso de registro habría que comprobar si el signo que se ha escogido cumple con los re­qui­si­tos para ser protegido como marca y si se sitúa en conflicto con otras más antiguas, es decir, aquellas marcas ya re­gi­s­tra­das en la Oficina de Marcas por un co­m­pe­ti­dor.

La ley que regula en España lo que puede ser co­n­si­de­ra­do una marca es la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, donde, en el artículo 4 (Concepto de marca) se define la marca, qué puede ser re­gi­s­tra­do como tal y qué no entra en esta categoría: “Se entiende por marca todo signo su­s­ce­p­ti­ble de re­pre­se­n­ta­ción gráfica que sirva para di­s­ti­n­guir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.” Y, a co­n­ti­nua­ción, este concepto pasa a definirse con más detalle: “2. Tales signos podrán, en pa­r­ti­cu­lar, ser: a) Las palabras o co­m­bi­na­cio­nes de palabras, incluidas las que sirven para ide­n­ti­fi­car a las personas. b) Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos. c) Las letras, las cifras y sus co­m­bi­na­cio­nes. d) Las formas tri­di­me­n­sio­na­les entre las que se incluyen los en­vo­l­to­rios, los envases y la forma del producto o de su pre­se­n­ta­ción. e) Los sonoros. f) Cualquier co­m­bi­na­ción de los signos que, con carácter enu­n­cia­ti­vo, se mencionan en los apartados an­te­rio­res.” De aquí se derivan los tipos de marcas definidos por la OEPM en su Manual para el So­li­ci­ta­n­te:

• De­no­mi­na­ti­vas: las de­no­mi­na­cio­nes ar­bi­tra­rias o de fantasía.
  
  
• Gráficas: los símbolos gráficos, logotipos, dibujos, etc.
  
  
• Mixtas: la co­m­bi­na­ción de elementos de­no­mi­na­ti­vos y gráficos.
  
  
• Tri­di­me­n­sio­na­les: los envases y en­vo­l­to­rios, la forma del producto, etc.
  
  
• Sonoras: siempre que dichos sonidos puedan ser re­pre­se­n­ta­dos grá­fi­ca­me­n­te.

Esta lista no es ex­clu­ye­n­te. Una solicitud de marca que no se subordine a ninguno de estos criterios está siempre sujeta al examen de la Oficina de Marcas.

A la hora de proteger una marca comercial existen tres opciones:

• Registrar una marca nacional en la Oficina de Patentes y Marcas
  
  
• Registrar una marca de la Unión Europea en la Oficina de Propiedad In­te­le­c­tual de la Unión Europea (EUIPO) o en la Oficina de Patentes y Marcas
  
  
• Registro de una marca in­te­r­na­cio­nal en la OMPI (Or­ga­ni­za­ción Mundial de la Propiedad In­te­le­c­tual)

Para registrar una marca nacional se ha de presentar una solicitud co­rre­c­ta­me­n­te cu­m­pli­me­n­ta­da en la Oficina de Patentes y Marcas española contra pago de la tasa co­rre­s­po­n­die­n­te (los precios cambian cada año, por lo que conviene consultar su tabla de precios co­n­s­ta­n­te­me­n­te ac­tua­li­za­da. La solicitud se puede tramitar:

• Online, lo cual supone un ahorro del 15 % sobre el precio
  
   
• Pre­se­n­cia­l­me­n­te en la OEPM, en los Centros Re­gio­na­les de in­fo­r­ma­ción de propiedad in­du­s­trial de las Co­mu­ni­da­des Autónomas, en las Oficinas de Correos y en las Ad­mi­ni­s­tra­cio­nes Públicas como, por ejemplo, De­le­ga­cio­nes y Su­b­de­le­ga­cio­nes de Gobierno, Áreas de industria y Energía

In­de­pe­n­die­n­te­me­n­te del camino elegido, la solicitud de marca requiere de los mismos datos (art. 12), para obtener un número de ex­pe­die­n­te y una fecha de pre­se­n­ta­ción:

• Datos de registro correctos: nombre y dirección de la persona natural o jurídica o de la sociedad personal au­to­ri­za­da que registra la marca.
  
   
• Re­pro­du­c­ción de la marca: re­pre­se­n­ta­ción de la marca en función de las co­n­di­cio­nes re­su­l­ta­n­tes de su misma forma. Las marcas de­no­mi­na­ti­vas se han de re­pre­se­n­tar con ca­ra­c­te­res, las marcas gráficas, mixtas o tri­di­me­n­sio­na­les, por medio de dos imágenes bi­di­me­n­sio­na­les coin­ci­de­n­tes. Las últimas se pueden entregar, además, en seis vistas di­fe­re­n­tes. La re­pre­se­n­ta­ción gráfica de marcas sonoras tiene lugar por medio de notación musical aco­m­pa­ña­da de un documento de audio en un di­s­po­si­ti­vo de al­ma­ce­na­mie­n­to.
  
   
• Di­re­c­to­rio de clases de productos y servicios: se ha de pro­po­r­cio­nar la clase de producto en co­n­co­r­da­n­cia con las 45 clases es­ta­ble­ci­das en la cla­si­fi­ca­ción de Niza. La solicitud se acompaña de la tasa co­rre­s­po­n­die­n­te, que la OEPM fija en 144,58 euros para la primera clase so­li­ci­ta­da (2016) y 93,66 euros por la segunda clase y cada una de las si­guie­n­tes.

Basándose en estos datos, el organismo que ha recibido la solicitud realiza un examen en el cual se determina si la solicitud contiene los datos mínimos para la obtención de una fecha de pre­se­n­ta­ción, si la persona que la ha so­li­ci­ta­do está le­gi­ti­ma­da para ello, si se han pre­se­n­ta­do los fo­r­mu­la­rios correctos y si se han cu­m­pli­me­n­ta­do ade­cua­da­me­n­te.

Si en este examen se en­co­n­tra­ran defectos se pro­po­r­cio­na un mes para ser su­b­sa­na­dos, tras lo cual la solicitud se tramita a la OEPM, que realiza un examen de licitud para comprobar que no es “contraria al orden público o a las buenas co­s­tu­m­bres”. De nuevo, si se encuentra motivo para ello, se da un mes de margen al so­li­ci­ta­n­te para que pueda alegar, pero si esta defensa no se produce ni tampoco se subsana el error, la solicitud es denegada.

Si se supera este primer examen de forma, la solicitud se publica en el Boletín Oficial de la Propiedad In­du­s­trial por un plazo de dos meses “para que toda persona que se considere pe­r­ju­di­ca­da pueda presentar escrito de oposición a la concesión de la marca so­li­ci­ta­da.”

El control de las lesiones de derechos de otras marcas no forma parte de este examen, por eso los afectados tienen un mes de plazo para alegar oposición al registro de esta marca. Si esta oposición tiene éxito entonces se deniega la solicitud, aunque no se devuelven las tasas ya abonadas.

Es tras este plazo y si no se han pre­se­n­ta­do opo­si­cio­nes que la solicitud se somete a otro examen para verificar que no incide en ninguna de las prohi­bi­cio­nes absolutas indicadas en el artículo 5.1 de la Ley de Marcas o que, para la gran mayoría, la marca ide­n­ti­fi­ca a una persona distinta. Si se diera algún conflicto, el so­li­ci­ta­n­te tendría un mes para corregir el error. En caso contrario, se cancela la tra­mi­ta­ción.

El último paso, si todo ha ido bien, es la concesión de la marca. En la re­so­lu­ción consta un URL donde el pro­pie­ta­rio puede descargar el título de registro de la marca 24 horas después de la concesión.

La marca tiene una validez de 10 años y se ha de renovar pasado este tiempo abonando la tasa co­rre­s­po­n­die­n­te. El único deber del pro­pie­ta­rio de la misma es usarla en el mercado y pagar las tasas de re­no­va­ción si procede.

Además del registro de una marca nacional también es posible el registro con efecto en la totalidad del te­rri­to­rio europeo. En este caso los pasos se dirigen a la Oficina de Propiedad In­te­le­c­tual de la Unión Europea o EUIPO, con sede en Alicante. De forma al­te­r­na­ti­va, también es posible presentar la solicitud en la Oficina de Patentes en Madrid, aunque, en este caso, se generan tasas de recepción y tra­n­s­mi­sión al tener que reenviar la solicitud a la oficina europea. Los costes del registro de una marca ascienden a los 850 euros para una clase si se solicita online y a 1000 si la solicitud se realiza en papel. Si la marca se ha de registrar también para una segunda clase de productos o servicios, se requiere el pago de una tasa de 50 euros; cada clase adicional a partir de la tercera supone un des­em­bo­l­so de 150 euros. También en este caso la pro­te­c­ción alcanza los diez años y se puede prolongar in­de­fi­ni­da­me­n­te. Mientras que en el caso de las marcas na­cio­na­les el período para presentar oposición comienza a partir del registro de una marca, en el caso de las marcas europeas sucede al revés: antes de poder registrar la marca se ha de superar un período de oposición en el cual las marcas más antiguas pueden presentar ale­ga­cio­nes. Hay que tener en cuenta que las marcas ya exi­s­te­n­tes de los 28 estados miembros tienen derecho a oponerse al registro de una marca si afecta a sus intereses. Tras la pu­bli­ca­ción de la solicitud, el periodo de oposición por parte de terceros también tiene una duración de tres meses.

Registro de marcas in­te­r­na­cio­na­les

La condición fu­n­da­me­n­tal para poder registrar una marca in­te­r­na­cio­nal según el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid es poseer una marca ya re­gi­s­tra­da a nivel nacional. Este registro, al contrario de lo que pueda parecer, no concede pro­te­c­ción en ab­so­lu­ta­me­n­te todos los países del globo, sino en los 113 países que forman parte del Sistema de Madrid, que son los que han firmado uno de los dos acuerdos o ambos. Para obtener una visión general de los estados miembros del Sistema de Madrid la OMPI (Or­ga­ni­za­ción Mundial de la Propiedad In­te­le­c­tual) ha preparado este documento in­fo­r­ma­ti­vo.

La solicitud de registro in­te­r­na­cio­nal se realiza primero en la Oficina de Patentes del país donde se registró la marca de base, en este caso la OEPM, que debe acreditar el cu­m­pli­mie­n­to de los re­qui­si­tos previos. Una vez realizado el examen, la Oficina de Patentes reenvía la solicitud a la Or­ga­ni­za­ción Mundial de la Propiedad In­te­le­c­tual (OMPI o también WIPO por sus siglas en inglés) que la revisa fo­r­ma­l­me­n­te y la publica en la gaceta de Marcas In­te­r­na­cio­na­les. De aquí pasa a la Oficina Nacional de cada país so­li­ci­ta­do, que decide si se concede la marca de acuerdo a su le­gi­s­la­ción nacional. Es aquí donde se realiza un examen para excluir prohi­bi­cio­nes relativas o absolutas.

Las marcas in­te­r­na­cio­na­les disfrutan de la misma pro­te­c­ción que las marcas na­cio­na­les, con una duración de 10 años pro­lo­n­ga­bles in­de­fi­ni­da­me­n­te cada 10 años. Las tasas para un registro in­te­r­na­cio­nal se suman a las re­que­ri­das para un registro nacional y ascienden a 180 Eeros, a las cuales se han de añadir las que se generen en función del tipo o el número de países en que se haya de registrar la marca. Aquí en­cue­n­tras una detallada lista de tasas según el país.

Co­n­di­cio­nes formales

El registro de una marca requiere presentar una solicitud en la OEPM según el art. 12 de la Ley de Marcas, donde el más pequeño error podría conllevar al rechazo de la solicitud. Se re­co­mie­n­da, por esto, comprobar con an­te­rio­ri­dad que tanto la in­fo­r­ma­ción pro­po­r­cio­na­da como todos los fo­r­mu­la­rios ne­ce­sa­rios sa­ti­s­fa­gan los re­qui­si­tos es­ta­ble­ci­dos.

En un primer paso, el organismo acre­di­ta­do para la recepción de so­li­ci­tu­des la examina fo­r­ma­l­me­n­te, co­m­pro­ba­n­do que se hayan pre­se­n­ta­do los fo­r­mu­la­rios re­que­ri­dos con toda la in­fo­r­ma­ción necesaria, la persona que solicita la marca está au­to­ri­za­da para ello y se han pagado las tasas co­rre­s­po­n­die­n­tes.

Estos son los re­qui­si­tos formales que recoge el art. 12 de la Ley de Marcas:

• Solicitud de registro
  
  
• La ide­n­ti­fi­ca­ción del so­li­ci­ta­n­te, que puede ser ya pro­pie­ta­rio de una marca
  
  
• La re­pro­du­c­ción de la marca.
  
  
• La lista de los productos o servicios para los que se solicita el registro (clases según la cla­si­fi­ca­ción in­te­r­na­cio­nal)
  
  
• Se han pagado las tasas co­rre­s­po­n­die­n­tes, de­te­r­mi­na­das por el número de clases que se soliciten
  
  
• La solicitud debe cumplir los demás re­qui­si­tos que se es­ta­ble­z­can re­gla­me­n­ta­ria­me­n­te.

En un segundo examen se revisa que no hay prohi­bi­cio­nes absolutas que obliguen a denegar la solicitud, según establece la ley en el cap. II.

Prohi­bi­cio­nes absolutas

Tanto la le­gi­s­la­ción española como la europea di­s­ti­n­guen entre prohi­bi­cio­nes absolutas y relativas, las cuales están recogidas en los capítulos II y III re­s­pe­c­ti­va­me­n­te. La OEPM las define así: “La prohi­bi­ción absoluta implica que la marca presenta un problema in­trí­n­se­co (en sí misma no se puede conceder) que impide que dicha marca se pueda registrar. Este im­pe­di­me­n­to está basado en intereses públicos. A di­fe­re­n­cia de este supuesto, la prohi­bi­ción relativa implica que el signo no está di­s­po­ni­ble, ya que entra en conflicto con derechos de terceros. Estos derechos de terceros son intereses pa­r­ti­cu­la­res.”

Este “problema in­trí­n­se­co” tiene que ver con la im­po­si­bi­li­dad de registrar un signo como marca porque no distingue al producto o porque consiste en una forma que deriva de la clase de producto y que es necesaria para alcanzar un efecto técnico. Esta prohi­bi­ción absoluta pretende evitar la co­m­pe­te­n­cia desleal. Esto se entiende con este ejemplo: es imposible registrar la forma redonda de un neumático porque esta forma es necesaria para que el neumático pueda funcionar.

Asimismo, los signos di­s­ti­n­ti­vos han de cumplir una serie de re­qui­si­tos para ser aceptados como marca. Según recoge el artículo 5.1 no se aceptarán aquellos signos que:

• no se pueden re­pre­se­n­tar grá­fi­ca­me­n­te,
  
  
• no tienen carácter di­s­ti­n­ti­vo,
  
  
• son ex­clu­si­va­me­n­te de­s­cri­p­ti­vos,
  
  
• se compongan ex­clu­si­va­me­n­te de in­di­ca­cio­nes de­s­cri­p­ti­vas sobre las ca­ra­c­te­rí­s­ti­cas del producto o del servicio
  
  
• consistan en in­di­ca­cio­nes ha­bi­tua­les para designar productos o servicios
  
  
• sean co­n­tra­rios a la ley, al orden público o las buenas co­s­tu­m­bres
  
  
• lleven al público a confusión
  
  
• consistan en in­di­ca­cio­nes geo­grá­fi­cas de pro­ce­de­n­cia que no se apliquen al producto
  
  
• re­pre­se­n­ten escudos y banderas sin su debida au­to­ri­za­ción
  
  
• no han sido au­to­ri­za­dos y deban ser denegados en virtud del Convenio de París.
  
  
• incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los co­n­te­m­pla­dos en el artículo 6 del Convenio de París y que sean de interés público, salvo que su registro sea au­to­ri­za­do por la autoridad co­m­pe­te­n­te.

Si se comprueba que una marca coincide en gran medida con otra marca muy notoria con derechos de an­ti­güe­dad prio­ri­ta­rios, también tiene lugar una prohi­bi­ción absoluta que conduce al rechazo de la solicitud para evitar un peligro de confusión con otra marca muy conocida.