El registro de marcas en España y, en términos generales, en Europa, se subordina a una normativa muy estricta que determina qué puede ser registrado como marca y qué requisitos se tienen que cumplir a la hora de tramitar una solicitud de registro. El organismo central que coordina el registro de marcas nacionales es la Oficina Española de Marcas y Patentes (OEMP) sita en Madrid, pero las marcas también se pueden proteger a nivel europeo o internacional. Te mostramos a continuación cuáles son los pasos previos al registro de una marca y qué costes conlleva.
Los tipos de signos válidos para señalizar productos y servicios han sido definidos por la ley en el artículo 4.1 de la denominada Ley de Marcas que detallamos a continuación, así que, antes de iniciar un proceso de registro habría que comprobar si el signo que se ha escogido cumple con los requisitos para ser protegido como marca y si se sitúa en conflicto con otras más antiguas, es decir, aquellas marcas ya registradas en la Oficina de Marcas por un competidor.
La ley que regula en España lo que puede ser considerado una marca es la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, donde, en el artículo 4 (Concepto de marca) se define la marca, qué puede ser registrado como tal y qué no entra en esta categoría:
“Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.”
Y, a continuación, este concepto pasa a definirse con más detalle:
“2. Tales signos podrán, en particular, ser:
a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas.
b) Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos.
c) Las letras, las cifras y sus combinaciones.
d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación.
e) Los sonoros.
f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.”
De aquí se derivan los tipos de marcas definidos por la OEPM en su Manual para el Solicitante:
Esta lista no es excluyente. Una solicitud de marca que no se subordine a ninguno de estos criterios está siempre sujeta al examen de la Oficina de Marcas.
Como se ha visto, la Ley de Marcas determina que una de las condiciones fundamentales para el registro de una marca es que el signo distintivo sirva para diferenciar los productos o servicios proporcionados por una empresa de los de otra empresa de la competencia. Un signo protegido por una empresa para su uso en determinados productos o servicios no pude ser usado por otra para denominar a productos o servicios semejantes o idénticos.
Es por eso que, antes de proceder al registro de una marca, se tercia una consulta de marcas para evitar conflictos con marcas más antiguas. Si el registro de una marca entra en colisión con los derechos del propietario de otra marca se habla de prohibiciones relativas, recogidas en el capítulo tercero de la misma Ley de Marcas.
Se considera que existe incompatibilidad cuando empresas distintas utilizan signos parecidos o idénticos para señalizar productos parecidos o idénticos, algo que, por el contrario, sería posible en sectores diferentes, ya que, en este caso, no existe riesgo de confusión (art. 6). Durante la solicitud de marca la OEPM no realiza ningún examen de incompatibilidad, por lo que conviene excluir este riesgo ya en los pasos previos. Si se lesionan derechos de terceros estos tienen derecho a oponerse, lo que podría tener como consecuencia la cesación de la marca o una demanda civil.
A la hora de proceder a la consulta de marcas se recomiendan los buscadores de las siguientes bases de datos:
A la hora de proteger una marca comercial existen tres opciones:
Para registrar una marca nacional se ha de presentar una solicitud correctamente cumplimentada en la Oficina de Patentes y Marcas española contra pago de la tasa correspondiente (los precios cambian cada año, por lo que conviene consultar su tabla de precios constantemente actualizada. La solicitud se puede tramitar:
Independientemente del camino elegido, la solicitud de marca requiere de los mismos datos (art. 12), para obtener un número de expediente y una fecha de presentación:
Basándose en estos datos, el organismo que ha recibido la solicitud realiza un examen en el cual se determina si la solicitud contiene los datos mínimos para la obtención de una fecha de presentación, si la persona que la ha solicitado está legitimada para ello, si se han presentado los formularios correctos y si se han cumplimentado adecuadamente.
Si en este examen se encontraran defectos se proporciona un mes para ser subsanados, tras lo cual la solicitud se tramita a la OEPM, que realiza un examen de licitud para comprobar que no es “contraria al orden público o a las buenas costumbres”. De nuevo, si se encuentra motivo para ello, se da un mes de margen al solicitante para que pueda alegar, pero si esta defensa no se produce ni tampoco se subsana el error, la solicitud es denegada.
Si se supera este primer examen de forma, la solicitud se publica en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial por un plazo de dos meses “para que toda persona que se considere perjudicada pueda presentar escrito de oposición a la concesión de la marca solicitada.”
El control de las lesiones de derechos de otras marcas no forma parte de este examen, por eso los afectados tienen un mes de plazo para alegar oposición al registro de esta marca. Si esta oposición tiene éxito entonces se deniega la solicitud, aunque no se devuelven las tasas ya abonadas.
Es tras este plazo y si no se han presentado oposiciones que la solicitud se somete a otro examen para verificar que no incide en ninguna de las prohibiciones absolutas indicadas en el artículo 5.1 de la Ley de Marcas o que, para la gran mayoría, la marca identifica a una persona distinta. Si se diera algún conflicto, el solicitante tendría un mes para corregir el error. En caso contrario, se cancela la tramitación.
El último paso, si todo ha ido bien, es la concesión de la marca. En la resolución consta un URL donde el propietario puede descargar el título de registro de la marca 24 horas después de la concesión.
La marca tiene una validez de 10 años y se ha de renovar pasado este tiempo abonando la tasa correspondiente. El único deber del propietario de la misma es usarla en el mercado y pagar las tasas de renovación si procede.
Además del registro de una marca nacional también es posible el registro con efecto en la totalidad del territorio europeo. En este caso los pasos se dirigen a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea o EUIPO, con sede en Alicante. De forma alternativa, también es posible presentar la solicitud en la Oficina de Patentes en Madrid, aunque, en este caso, se generan tasas de recepción y transmisión al tener que reenviar la solicitud a la oficina europea.
Los costes del registro de una marca ascienden a los 850 euros para una clase si se solicita online y a 1000 si la solicitud se realiza en papel. Si la marca se ha de registrar también para una segunda clase de productos o servicios, se requiere el pago de una tasa de 50 euros; cada clase adicional a partir de la tercera supone un desembolso de 150 euros. También en este caso la protección alcanza los diez años y se puede prolongar indefinidamente.
Mientras que en el caso de las marcas nacionales el período para presentar oposición comienza a partir del registro de una marca, en el caso de las marcas europeas sucede al revés: antes de poder registrar la marca se ha de superar un período de oposición en el cual las marcas más antiguas pueden presentar alegaciones. Hay que tener en cuenta que las marcas ya existentes de los 28 estados miembros tienen derecho a oponerse al registro de una marca si afecta a sus intereses. Tras la publicación de la solicitud, el periodo de oposición por parte de terceros también tiene una duración de tres meses.
La condición fundamental para poder registrar una marca internacional según el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid es poseer una marca ya registrada a nivel nacional. Este registro, al contrario de lo que pueda parecer, no concede protección en absolutamente todos los países del globo, sino en los 113 países que forman parte del Sistema de Madrid, que son los que han firmado uno de los dos acuerdos o ambos. Para obtener una visión general de los estados miembros del Sistema de Madrid la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) ha preparado este documento informativo.
La solicitud de registro internacional se realiza primero en la Oficina de Patentes del país donde se registró la marca de base, en este caso la OEPM, que debe acreditar el cumplimiento de los requisitos previos. Una vez realizado el examen, la Oficina de Patentes reenvía la solicitud a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI o también WIPO por sus siglas en inglés) que la revisa formalmente y la publica en la gaceta de Marcas Internacionales. De aquí pasa a la Oficina Nacional de cada país solicitado, que decide si se concede la marca de acuerdo a su legislación nacional. Es aquí donde se realiza un examen para excluir prohibiciones relativas o absolutas.
Las marcas internacionales disfrutan de la misma protección que las marcas nacionales, con una duración de 10 años prolongables indefinidamente cada 10 años.
Las tasas para un registro internacional se suman a las requeridas para un registro nacional y ascienden a 180 Eeros, a las cuales se han de añadir las que se generen en función del tipo o el número de países en que se haya de registrar la marca. Aquí encuentras una detallada lista de tasas según el país.
Entre la solicitud y la entrada en el registro de marcas se dan varios exámenes que aseguran que la marca registrada cumple con la normativa determinada por la legislación española. El registro de una marca nacional requiere que tanto el signo distintivo como la solicitud se subordinen a los requisitos formales establecidos, a lo que se añaden las prohibiciones de registro, absolutas o relativas, que puedan concurrir. La Ley de Marcas define todas las prohibiciones a que está sujeto el registro entre los artículos 5 y 10.
El registro de una marca requiere presentar una solicitud en la OEPM según el art. 12 de la Ley de Marcas, donde el más pequeño error podría conllevar al rechazo de la solicitud. Se recomienda, por esto, comprobar con anterioridad que tanto la información proporcionada como todos los formularios necesarios satisfagan los requisitos establecidos.
En un primer paso, el organismo acreditado para la recepción de solicitudes la examina formalmente, comprobando que se hayan presentado los formularios requeridos con toda la información necesaria, la persona que solicita la marca está autorizada para ello y se han pagado las tasas correspondientes.
Estos son los requisitos formales que recoge el art. 12 de la Ley de Marcas:
En un segundo examen se revisa que no hay prohibiciones absolutas que obliguen a denegar la solicitud, según establece la ley en el cap. II.
Tanto la legislación española como la europea distinguen entre prohibiciones absolutas y relativas, las cuales están recogidas en los capítulos II y III respectivamente. La OEPM las define así: “La prohibición absoluta implica que la marca presenta un problema intrínseco (en sí misma no se puede conceder) que impide que dicha marca se pueda registrar. Este impedimento está basado en intereses públicos. A diferencia de este supuesto, la prohibición relativa implica que el signo no está disponible, ya que entra en conflicto con derechos de terceros. Estos derechos de terceros son intereses particulares.”
Este “problema intrínseco” tiene que ver con la imposibilidad de registrar un signo como marca porque no distingue al producto o porque consiste en una forma que deriva de la clase de producto y que es necesaria para alcanzar un efecto técnico. Esta prohibición absoluta pretende evitar la competencia desleal. Esto se entiende con este ejemplo: es imposible registrar la forma redonda de un neumático porque esta forma es necesaria para que el neumático pueda funcionar.
Asimismo, los signos distintivos han de cumplir una serie de requisitos para ser aceptados como marca. Según recoge el artículo 5.1 no se aceptarán aquellos signos que:
Si se comprueba que una marca coincide en gran medida con otra marca muy notoria con derechos de antigüedad prioritarios, también tiene lugar una prohibición absoluta que conduce al rechazo de la solicitud para evitar un peligro de confusión con otra marca muy conocida.
Cuando se registra una marca o varias marcas para denominar ciertos productos o servicios, se adquiere el derecho exclusivo de uso en el tráfico comercial para estos productos o servicios. Si un competidor lesiona tu derecho sobre la marca estás amparado por el derecho a cesación o a indemnización por daños y perjuicios. No hay que olvidar que como propietario también tienes derecho a venderla o a conceder derechos de uso a terceros.
Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.
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